Postanowiłeś zarejestrować znak towarowy. Poszukałeś informacji na czym to polega, jak to się robi, co to daje. Stwierdzasz, że do końca nie zrozumiałeś czym są klasy towarowe, na czym polega badanie zdolności rejestrowej znaku. Postanawiasz więc skorzystać z usług podmiotu specjalizującego się w uzyskiwaniu rejestracji znaków towarowych. Zaczynasz szukać w internecie. Trafiasz na strony internetowe kancelarii patentowych, kancelarii radców prawnych, adwokatów, oraz podmiotów, które ciężko Ci jednoznacznie zdefiniować jako kancelaria prawna.
Zapoznajesz się z ofertą wybranych kancelarii, firm oferujących usługi rejestracji znaków towarowych. Szybko zauważasz, że praktycznie zawsze kancelarie rzeczników patentowych pobierają osobne wynagrodzenie za usługę zgłoszenia znaku towarowe i osobę za usługę badania zdolności rejestrowej znaków. W przypadku kancelarii radców prawnych, adwokatów widzisz, że sytuacja jest różna. Część kancelarii postępuje tak jak rzecznicy patentowi, pobierając osobne wynagrodzenie za zgłoszenie i osobne za badanie, część zaś pobiera jedynie wynagrodzenie za zgłoszenie znaku, oferując usługę badania zdolności rejestrowej gratis. Z kolei w przypadku firm, co do których nie jesteś pewien czy są one kancelariami czy nie, zauważasz że ich wspólnym mianownikiem jest to, że w większości badanie zdolności rejestrowej znaku oferują gratis lub w cenie zgłoszenia znaku.
Lubisz memy (ja uwielbiam), kojarzysz Nosacza, i nie lubisz wydawać niepotrzebnie pieniędzy. Pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy to WE NEED TO GO CHEAPER. Postanawiasz skorzystać z oferty, w której badanie zdolności rejestrowej jest za darmo. Kontaktujesz się z firmą, podpisujecie umowę. Przesyłasz znak oraz informacje dla jakich towarów, usług chcesz go używać. Dostajesz informację zwrotną, że nie ma przeszkód w rejestracji znaku. Zapada decyzja o zgłoszeniu znaku. Cieszysz się, że zaoszczędziłeś, bo nie wydałeś pieniędzy na badanie znaku. Otrzymujesz potwierdzenie zgłoszenia znaku oraz informację, że rejestracja powinna być za 6-7 miesięcy. Cierpliwie czekasz. Nieoczekiwanie po trzech miesiącach przychodzi informacja z firmy zgłaszającej znak, że do zgłoszenia znaku wpłyną sprzeciw. Zapoznajesz się z treścią zawiadomienia o sprzeciwie. Widzisz, że znaki nie są identyczne, ale jednak przyznajesz że SMYBAG jest podobne to SMIYBG. Tak samo stwierdzasz, że usługi projektowania systemów informatycznych są podobne do oprogramowania komputerowego. Czytasz argumenty wnoszącego sprzeciw – właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. Dociera do Ciebie, że twoje szanse na wygranie postępowania sprzeciwowego i uzyskanie rejestracji znaku są bardzo małe. Zastanawiasz się dlaczego tak się stało, przecież firma, która zgłaszała znak zrobiła badanie zdolności rejestrowej.
Okazuje się, że darmowe badanie nie wykazało kolizji, bo było ono ograniczone jedynie do towarów w klasie 9 (klasa ta dotyczy m.in programów komputerowych), zaś usługi projektowania systemów informatycznych są w klasie 42. Ponadto wyszukiwanie „rozmytego” słowa SMYBAG nie wykazało podobieństwa do słowa SMIYBG. Przegrywasz postępowanie sprzeciwowe. Urząd odmawia rejestracji znaku. Co gorsza, Urząd zasądza wnoszącemu sprzeciw zwrot kosztów postępowania. Tracisz nie tylko pieniądze wydane na opłatę za zgłoszenie, ale dodatkowo ponosisz koszty postępowania sprzeciowego. Ostatecznie okazuje się, że koszty te są wyższe niż wynagrodzenie jakie musiałbyś zapłacić w kancelarii patentowej za badanie zdolności rejestrowej znaku.
Opisana sytuacja jest jedynie przykładem jakie skutki może nieść za sobą błędne wykonane badanie znaku. Nie każde darmowe badanie zdolności rejestrowej znaku prowadzi do błędnych wniosków. Przeciwnie, w wielu przypadkach takie badanie daje miarodajne wyniki i wystarcza do oceny szans na rejestracje znaku. Dotyczy to sytuacji idealnych, gdy ma miejsce zbieg, świadomy lub nie, jednego lub kilku takich czynników jak: fantazyjna nazwa, brak rejestracji wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków, wąski zakres towarów i usług, brak monitorowania zgłoszeń podobnych oznaczeń przez właścicieli wcześniejszych praw, różny zakres terytorialny kolidujących oznaczeń. Niestety sytuacje idealne mają to do siebie, że nie występują często. Częściej spotkasz się z sytuacją, gdy Twój znak, nad którym długo myślałeś, okazuje się być opisowy, bo DOOPASOWANE choć brzmi zabawnie, to jednak wskazuje że spodnie dobrze przylegają tu i tam, ktoś ze słonecznej Portugalii zarejestrował już dawno podobny znak na terenie całej UE, a obuwie codzienne i spodnie dzinsowe okazują się być podobne.
W takiej sytuacji zaczynasz zastanawiać się jakie korzyści daje odpłatne badanie zdolności rejestrowej. Odpowiedź jest prosta. Zlecając wykonanie badania znaku towarowego profesjonaliście otrzymujesz produkt w postaci informacji, w oparciu o który możesz, znając potencjalne ryzyka i korzyści, podejmować decyzje biznesowe.
Jak więc wygląda profesjonalne badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?
Badanie takie składa się z kilku etapów, które można zasadniczo podzielić na dwa bloki. Pierwszy blok obejmuje badanie przeszkód bezwzględnych rejestracji znaku. Drugi blok obejmuje badanie przeszkód względnych rejestracji znaku.
Przeszkody bezwzględne to zasadniczo te przeszkody, które Urząd rejestrujący znak uwzględnia z własnej inicjatywy w trakcie rozpatrywania zgłoszenia oznaczenia. Przeszkody względne to przeszkody w udzieleniu rejestracji znaku, które Urząd uwzględnia na wniosek zainteresowanej osoby trzeciej.
Pierwszym krokiem w badanu przeszkód bezwzględnych rejestracji znaku jest sprawdzenie czy oznaczenie może być w ogóle znakiem towarowym, tj. czy nadaje się do oznaczenia towarów, usługi i wskazywania ich komercyjnego pochodzenia. Wymagania jakie musi spełniać oznaczenie by uznać je za znak towarowy są dość małe. Wystarczy, że oznaczenie umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz można przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
Następnie bada się czy nazwa nie należy do kategorii oznaczeń wyłączonych ustawowo z możliwości zarejestrowania. Do tego typu nazw należą m.in. oznaczenia nienadające się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone; oznaczenia opisowe, składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, przydatności itp. Przykładem takiego oznaczeń może być znak DENTISTICA dla oznaczenia usług stomatologicznych. Do kategorii oznaczeń wyłączonych z możliwości zarejestrowania należą także oznaczenia sprzeczne z dobrymi obyczajami lub dobrymi obyczajami, zawierające elementy geograficzne niezgodne z faktycznym pochodzeniem wyrobu.
Drugim zasadniczym etapem badania znaku jest ustalenie przeszkód względnych rejestracji znaku. Do przeszkód tych należą wcześniejsze prawa wyłączne osób trzecich, co do zasady znaki towarowe z wcześniejszą datą zgłoszenia. Co istotne, przeszkodą w rejestracji Twojego oznaczenia nie są jedynie identyczne znaki, ale również znaki podobne wskazane dla podobnych towarów. Przeszkodą mogą być również znaki podobne, zarejestrowane dla całkowicie innych towarów niż te, które chce oferować pod swoim oznaczeniem. Dlatego aby zrobić prawidłową analizę prawną nazw, trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie ze znakami towarowymi. Rzecznik patentowy, w oparciu o wypracowane przez orzecznictwo i powszechnie przyjęte przez Urzędy reguły, przeprowadzi poszukiwania według kryteriów, które dadzą miarodajny wynik. Przykładem notorycznego błędu w badaniu kolizyjnych oznaczeń jest ograniczanie poszukiwań do klas towarowych, w których znajdują się towary dla jakich oznaczania ma być używany znak. Wiele osób wykonujących poszukiwania pomija fakt, że klasyfikacja towarów i usług służy jedynie celom administracyjnym i nie ma żadnego wpływu na oceną podobieństwa towarów.
Ostatnim etapem jest sformułowanie wniosków i rekomendacji dla klienta, najczęściej w postaci sprawozdania z badania zdolności rejestrowej znaku.
Rzecznik patentowy, będąc na bieżąco z aktualnym orzecznictwem, doktryną, i praktyką urzędów, oceni czy oznaczenie może być uznane przez Urząd za pozbawione zdolności odróżniającej, opisowe, czy sprzeczne z dobrymi obyczajami, czy zawiera nazwy geograficzne, które mogą wprowadzać w błąd. Gdy uzna takie ryzyko za realne może on zarekomendować dokonanie zmian w znaku, celem obejścia przeszkód. W przypadku przeszkód względnych – wcześniejszych identycznych lub podobnych oznaczeń – rzecznik patentowy, dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości praktyki orzeczniczej, może zarekomendować działania, które pozwolą na zminimalizowanie lub wyeliminowanie ryzyka sprzeciwu do zgłoszenia. Przykładem takiej rekomendacji może być sformułowanie wąskiego wykazu towarów, dodanie dodatkowego elementu słownego do aluzyjnego oznaczenia.
A dlaczego rzecznik patentowy czy inny profesjonalista nie miałby zrobić badania zdolności rejestrowej znaku za darmo? Cóż, jak powiedział pewien uśmiechnięty człowiek „If you’re good at something, never do it for free!”
04.21.2022