Rozpoczynasz działalność gospodarczą lub prowadzisz ją już od wielu lat i wprowadzasz na rynek nowy produkt. Stoisz przed problemem wyboru nazwy dla swojej firmy lub produktu.
Jesteś jednym z tych przedsiębiorców, którzy myślą o ochronie swojej własności intelektualnej. Słyszałeś coś o znakach towarowych, o ich rejestracji w urzędach patentowych, czy innych zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Być może nawet spotkałeś się z sytuacją gdy podmiot trzeci wystąpił do Ciebie z żądaniem zaprzestania naruszeń jego praw wyłącznych do danej nazwy. Myślisz sobie, że może warto zainwestować (tak, ochrona swojej własności intelektualnej to inwestycja przynosząca zyski lub ubezpieczająca przed stratami w przyszłości) w sformalizowaną ochronę nazwy swojej firmy lub produktu. Postanawiasz zarejestrować znak towarowy dla nazwy twojej firmy lub konkretnego produktu. Szalone lata 90-te, gdy kapitalizm w Polsce eksplodował niczym zieleń na wiosnę (nie dotyczy początku kwietnia 2022), dawno minęły. Wraz z nimi skończyła się moda na nazwy zakończone na -ex i -pol. Twojej nazwisko brzmi mało aktrakcyjnie jako oznaczenie aplikacji mobilnej, którą chcesz wprowadzić na rynek. Pierwsze litery imienia i nazwiska twojej żony lub twoje też nie układają się z chwytliwą nazwę. Nie jesteś też przekonany do fantazyjnej nazwy wymyślonej przez agencję marketingową. Uważasz, że znak towarowy powinien od razu komunikować klientowi jakiego produktu dotyczy. Postanawiasz zarejestrować znak towarowy, który wprost lub w bardziej finezyjny sposób będzie informować odbiorcę o cechach produktów oznaczonych tym znakiem.
Myślisz sobie, że to dobry pomysł. Przecież obecnie jest zarejestrowanych wiele znaków towarowych, które nawiązują wprost do oferowanych towarów czy usług. Słyszałeś przecież o zarejestrowanej nazwie Paczkomat, Poczta kwiatowa, Pachnidełko.pl.
Postanawiasz zgłosić do rejestracji znak, który w stosunku do wskazanych towarów/usług jest oznaczeniem opisowym i informacyjnym. Dostajesz pismo z urzędu z informacją o bezwzględnych przeszkodach w rejestracji znaku. Urząd w piśmie wskazuje, że na znak nie może być udzielone prawo ochronne z uwagi na to, że oznaczenie nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone lub składa się wyłącznie z elementów mogących wskazać m.in rodzaj, przeznaczenie, jakość, ilość, skład, funkcję towaru. Bardzo często te dwa zarzuty są stawiane jednocześnie.
Oznaczenie posiada zdolność odróżniającą gdy nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorcy.
Oznaczenia wyłącznie opisowe nie są rejestrowane w myśl zasady, że pewne oznaczenia nie mogą być zmonopolizowane przez jeden podmiot i powinny być dostępne dla wszystkich. Dlatego nie spotkasz się z rejestracją znaku towarowego składającego się wyłącznie ze słowa dżem przeznaczonego do oznaczania przetworów z owoców.
Niestety mimo odpowiedzi na zarzut opisowości i braku zdolności odróżniającej Urząd odmawia rejestracji znaku. Zaczynasz zastanawiać się jak to jest, że jednak są zarejestrowane znaki towarowe zawierające opisowe słowa w stosunku do wskazanych towarów/usług. Zaczynasz drążyć temat. Czytasz informacje o znakach, publikowane przez urzędy patentowe lub profesjonalnych pełnomocników. Wiedziałeś już wcześniej, że znak towarowy można zarejestrować jako oznaczenie słowne, słowno-graficzne, graficzne, a nawet jako dźwięk. Teraz dowiadujesz się, że popularnym sposobem na uzyskanie rejestracji znaku zawierającego opisowy element słowny jest dodanie do niego szaty graficznej i zgłoszenie znaku słowno-graficznego. Faktycznie widzisz, że wiele znaków zawierających opisowe słowa jest zarejestrowane.
To co nadaje tym znakom towarowych zdolność odróżniającą to ich fantazyjny wygląd wynikający z użytej grafiki. I to on, a nie zawarte w znaku słowo, jest objęty ochroną. Dlatego też, mimo rejestracji znaku nie ma wyłączności na opisowe słowo użyte w znaku. Masz jedynie wyłączność na to słowo w określonej szacie graficznej.
Oczywiście taka rejestracja znaku jest lepsza niż żadna. Mają zarejestrowany znak, nawet w postaci słowno-graficznej, masz silniejszą pozycję w przypadku blokowania reklam w Google Adwords, aukcji internetowych na portalach typu Allegro, Amazon. Uzyskujesz ponadto własność (niematerialną), łatwą do zidentyfikowania i zdefiniowania w oparciu o świadectwo rejestracji, która może być przedmiotem obrotu oraz narzędziem do zwiększania wartości prowadzonej działalności.
Mimo niewątpliwych zalet rejestracji znaku zawierającego opisową nazwę w formie słowno-graficznej jest to tylko półśrodek, droga na skróty. Jak wskazałem wcześniej taka rejestracji nie da Tobie nigdy monopolu na opisowe słowo. Tym samym nie wyeliminujesz konkurencji posługującej się znakiem z tym samym elementem słownym, używającej innej szaty graficznej. Taki znak będzie też mało skutecznym narzędziem do obrony w przypadku sporu o domenę internetową.
Czyli sytuacja jest bez wyjścia? Nigdy nie ma możliwości zarejestrowania znaku opisowego, który dawałby skuteczną ochronę?
Niby tak, ale nie do końca. Znak towarowy nadal może zostać zarejestrowany, mimo że braku zdolności odróżniającej i/lub opisowego charakteru, pod warunkiem, że w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.
Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania oznacza, że chociaż oznaczenie nie ma samoistnego charakteru odróżniającego od początku w stosunku do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług, przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców dzięki używaniu go na rynku uznała, że oznaczenie to identyfikuje towary i usługi zgłoszone w zgłoszeniu jako pochodzące z tego określonego przedsiębiorstwa. Innymi słowny znak w wyniku używania nabył tzw wtórną zdolność odróżniającą. Istotne dla wykazania przed urzędem zdolności odróżniającej jest udowodnienie, że znak nabył tę zdolność przed zgłoszeniem znaku do rejestracji.
Zgłaszający musi udowodnić nabycie przez znak zdolności odróżniającej. Musi on przedstawić szereg dowodów, które przekonają urząd, że oznaczenie stało się zatem zdolne do odróżniania towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw, ponieważ są one postrzegane jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa.
Zgłaszający musi wykazać, że znak był używany na tyle intensywnie i długotrwale, że właściwy krąg odbiorców kojarzy go z określonym przedsiębiorcą i przedsiębiorstwem. Spełnienie tego wymogu wymaga dużych nakładów organizacyjnych, finansowych, marketingowych. Dlatego też przypadki gdy słowny znak opisowy został zarejestrowany w wyniku wykazania przez zgłaszającego nabycia przez oznaczenie zdolności odróżniającej są sporadyczne.
Jednym z takich przypadków jest znak towarowy SPECIALIZED. Amatorzy jazdy na rowerze mogą kojarzyć nazwę SPECIALIZED z marką rowerów produkowanych przez amerykańskiego producenta Specialized Bicycle Components.
Podmiot ten zgłosił w EUIPO w celu rejestracji w UE słowny znak towarowych SPECIALIZED do oznaczania m.in rowerów, kasków, odzieży ochronnej, rękawiczek (Numer znaku 000852707).
Urząd zawiadomił zgłaszającego o przeszkodach w rejestracji znaku wskazując, że znak pozbawiony jest jakiejkolwiek zdolności odróżniającej. W odpowiedzi na niniejszy zarzut, zgłaszający wskazał, że znak słowny posiada wtórną zdolność odróżniającą. W celu udowodnienia przedstawił dowody m.in na używanie nazwy SPECIALIZED do oznaczania m.in rowerów w kilkunastu państwach członkowskich UE przez okres kilku, kilkunastu lat przed datą zgłoszenia znaku do rejestracji. Zgłaszający pokazał, że oznaczenie SPECIALIZED było przez niego intensywnie używane przed długi okres, na dużym obszarze UE, co w konsekwencji skutkowało nabyciem charakteru odróżniającego przez znak. Urząd został przekonany przez zgłaszającego i znak uzyskał rejestrację w UE.
Niniejszy przykład pokazuje, że uzyskanie rejestracji na słowny znak towarowy, który nie na charakteru odróżniającego jest możliwe. Niemniej nie jest to proste i wymaga czasu, oraz dużego nakładu pracy i środków na budowanie świadomości marki wśród odbiorców.
04.03.2022